El uso en el mercado de una marca en una forma diferente a la registrada puede afectar a nuestros derechos. Si la marca registrada y la marca usada no son  equivalentes perderemos nuestra protección marcaria.

Es habitual que las empresas actualicen su logo por razones estéticas o estratégicas.

En España tenemos  ejemplos recientes de ello. Este 2019 trajo el rebranding de la cadena de hamburguesas gourmet  GOIKO; o los restyling en los logotipos del  gigante de las finanzas BBVA , y de  nuestra empresa estatal de CORREOS. 

¿Podemos modificar el logo de una marca ya registrada?

Tanto la legislación española, como la de la Unión Europa, no contemplan la modificación o actualización del logo  aportado en nuestro expediente de marca registrada. Por ello, conviene analizar si los cambios efectuados en el restyling, o rediseño en la marca usada,  han sido sustanciales o no.

Si el cambio se considera sustancial  será necesario solicitar un nuevo registro para salvaguardar nuestros derechos marcarios. Por contra, si los cambios efectuados por el restyling, o rediseño, son insignificantes las marcas se consideraran globalmente equivalentes.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) dispone de un buscador donde podemos consultar el logo de  nuestra marca. Podemos realizar la búsqueda por denominación o bien introduciendo el número de expediente.

¿Qué consecuencias tiene el uso de una marca diferente a la registrada?

Si la marca registrada y la marca usada no son globalmente equivalentes nos arriesgamos  a la caducidad de nuestra marca registrada por  falta de uso. Al mismo tiempo estaremos dejando sin protección la marca usada.

La caducidad de la marca por falta de uso se produce si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años. (Artículo 39 Ley de Marcas).

Sin prueba de uso, no podremos oponernos a registros posteriores de marcas idénticas o similares, dejando desprotegida la marca usada.

¿Cómo podemos  determinar  si la marca registrada y la marca usada son globalmente equivalentes?

La jurisprudencia nos dice que no es necesaria una conformidad estricta entre la forma de la marca tal como se utiliza y la forma tal como fue registrada.

No obstante, la diferencia debe darse en elementos insignificantes y las marcas tal como se usan y tal como fueron registrados deben ser globalmente equivalentes.

Para decidir si la marca usada y la marca registrada resultan globalmente equivalentes debemos revisar el carácter distintivo  de los elementos adicionados u omitidos:

• Las adiciones son admisibles si el elemento añadido es débil o no dominante,  no alterando el carácter distintivo de la marca registrada.
•  Las omisiones son admisibles si el  elemento omitido ocupa una posición secundaria y no distintiva no alterando el carácter distintivo de la marca.

Usos admisibles de marca en forma disferente a la registrada  

Un ejemplo de omisión admisible es el caso de FISHBONE. Los Tribunales determinaron que el uso de la marca en forma distinta a la registrada era admisible. El elemento omitido «Beachwear» tenía un carácter meramente descriptivo de los productos ofertados: ropa de baño y no afectaba al carácter distintivo.

Marca registrada                                            Marca usada

En el caso de Levi´s  Strauss los Tribunales también decidieron sobre la marca no convencional de posición. Dicha marca protege la disposición de los bolsillos en sus pantalones vaqueros.  Los tribunales determinaron que la adición del termino Levi´s en la etiqueta no alteraba el carácter distintivo. Al ser Levi´s una marca denominativa  también registrada la protección se reforzaba, y  por tanto las marcas eran globalmente compatibles.

Marca registrada                                            Marca usada

Usos no admisibles de marca en forma distinta a la registrada 

Como ejemplo de omisión no admisible tenemos el caso de TONY HAWK. Los Tribunales determinaron que la omisión de del término TONY en la marca usada no era admisible por el carácter distintivo que aportaba a la marca original.  Por tanto no eran marcas globalmente equivalentes.

Marca registrada                                  Marca usada

En el caso de de Lloyd´s  tampoco se consideraron  admisibles las alteraciones. El Tribunal concluyó   que la supresión de todos los elementos figurativos de la marca tal como fue registrada y el añadido de otro elemento figurativo (el ave)  alteraba  el carácter distintivo de la marca y era mucho más que una mera variación o modernización.

Marca registrada                                     Marca usada

Como conclusión, debemos tener en cuenta que existe interdependencia entre la fuerza del carácter distintivo de una marca y el efecto de las alteraciones.

Los cambios afectan en menor medida a las marcas dotadas de un carácter distintivo fuerte que a las que poseen un carácter distintivo débil. Es más probable que la adición u omisión de elementos de la marca afecten al carácter distintivo de las marcas que poseen un carácter distintivo débil.