En España es posible registrar como marca un nombre propio, siempre y cuando la OEPM considere que tiene el suficiente carácter distintivo y no sea confundible con ninguna marca registrada anterior.

Son muchas las empresas que distinguen sus productos en el mercado utilizando como marca un nombre propio. La marca puede estar formada por el nombre de pila, los apellidos o una combinación de ambos.

Para que una empresa pueda registrar un nombre propio como marca este debe poseer el suficiente carácter distintivo, y  no ser confundible con  ninguna marca registrada anterior.

El carácter distintivo de una marca con nombre propio

Cuando hablamos del carácter distintivo de una marca nos referimos a la capacidad de la marca para singularizar el origen empresarial de los productos y servicios.  

Cuanto más común sea el nombre propio, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo. Si el nombre propio de la marca es muy común cabe la posibilidad de que existan otras muchas marcas con idéntico o similar nombre conviviendo en el mercado.

Por ejemplo, en el mercado español conviven numerosas marcas registradas para el sector del vino (clase 33) que utilizan el nombre propio Ramón, al ser este de uso común, la falta de carácter distintivo permite la convivencia siempre que existan otros elementos diferenciadores, como un apellido diferente:

Del mismo modo, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro, y  más fuerte será nuestro derecho a impedir el uso de marcas idénticas o similares.

En este sentido, los apellidos tienen mayor carácter distintivo que los nombres de pila.  Esto se debe a que la experiencia demuestra que los mismos nombres de pila pueden pertenecer a muchas personas que no tienen nada en común, mientras que la presencia del mismo apellido (siempre que no sea demasiado común) podría implicar la existencia de algún vínculo entre ellos.

El riesgo de confusión con marcas registradas anteriores

La Ley de Marcas establece que el registro de un nombre propio como marca se denegará cuando el mismo se preste a confusión con una marca anterior.

Tanto la Oficina Española de Marcas – OEPM -,   como la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea – EUIPO -, cuenta con buscadores donde localizar los expedientes con vigencia en España. En Gestión de Intangibles le ofrecemos un estudio de viabilidad gratuito de su marca.

A continuación exponemos una serie de criterios y jurisprudencia para determinar si existe riesgo de confusión en marcas compuestas por nombres propios:

Nombre de pila frente al mismo nombre de pila o ligeras variaciones del mismo

La regla general es que cuando dos signos en conflicto consistan exclusivamente en el mismo nombre de pila, los consumidores pueden percibir los productos o servicios similares o idénticos comercializados bajo esas marcas como provenientes de la misma fuente.  A falta de cualquier elemento diferenciador, la existencia de riesgo de confusión será la conclusión a la que se llegue.

Las marcas comparadas son variaciones del nombre de pila femenino «Giselle», de origen alemán y francés antiguo y son, en general, muy similares. Existe un riesgo de confusión. (Productos y servicios: clase 25  Territorio: UE. )

Nombre de pila frente a nombre de pila idéntico más apellido

 Cuando dos signos comparten el nombre de pila y uno de los dos además contiene un apellido y cuando el nombre de pila puede ser percibido como un nombre común en España, la regla general es que no existirá riesgo de confusión. Esto es debido a que los consumidores serán conscientes de que muchas personas tienen ese nombre.

Es el caso del conflicto entre las marca registrada «LAURA» y «LAURA MERCIER»

 «LAURA» es un nombre de pila común en España. No es probable que el consumidor español considere vincular el nombre más específico «LAURA MERCIER» con «LAURA» . Se concluye la  Inexistencia de riesgo de confusión.

Por el contrario, cuando el nombre de pila no es común el carácter distintivo aumenta. 

 Ni el nombre de pila «ROSALIA» ni el apellido «DE CASTRO» son frecuentes en España. Ninguno de estos elementos tiene un mayor carácter distintivo que el otro. Existencia de riesgo de confusión.

Nombre de pila más apellido frente a nombre de pila idéntico más distinto apellido

 Cuando dos signos controvertidos contienen el mismo nombre de pila, pero van seguidos de apellidos claramente distintos, la regla general es que no existe riesgo  de confusión. Como en el ejemplo las marcas de vinos que usan el nombre propio Ramón. 

Los consumidores se darán cuenta de que distinguen a productos o servicios de empresas distintas no vinculadas.

Debemos tener en cuenta que si la impresión de conjunto creada es de clara similitud, el  resultado sería que existe riesgo de confusión. Si por ejemplo un tercero intentase registrar «Ramón Sanz» o «Ramón Bilbo», lo registros anteriores  existentes podrían impedirlo y prohibir su uso, basandose en el riesgo de confusión.

Apellido frente a nombre de pila más apellido idéntico

Cuando dos marcas contienen el mismo apellido, pero uno de ellos también contiene un nombre de pila la regla general es que existirá riesgo de confusión.

Los consumidores pueden confundirse y atribuir a los productos o servicios considerados una procedencia común.

Es el caso de la marca MURÚA expediente M2827724, de Bodegas Murúa SA, 

que se opuso al registro de la marca Julian Murúa Entrena, apreciando los tribunales que existía riesgo de confusión

La presencia de un nombre de pila en uno de los signos controvertidos no basta para que los consumidores distingan los signos con seguridad. El apellido por sí solo se percibirá como la versión reducida del nombre completo, identificando de este modo la misma procedencia